Сегодня, 26 апреля, мы отмечаем Всемирный день интеллектуальной собственности! Этот праздник подчеркивает исключительную важность охраны прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС), которая имеет решающее значение для многих бизнесов. Правильная охрана и защита объектов ИС обеспечивает конкурентное преимущество, не позволяет другим использовать Ваши инновации или извлекать из них прибыль, а также даёт возможность монетизировать Ваши интеллектуальные активы путем лицензирования или уступки.
Настоящая публикация призвана продемонстрировать, как аудит ИС помогает компаниям оценить, оптимизировать и защитить свои интеллектуальные активы, обеспечив их правильное использование и коммерциализацию.
Введение в аудит ИС
Аудит ИС – это систематический анализ объектов ИС компании с целью обеспечения соответствия законодательству, выявления рисков и максимизации ценности таких объектов. Он включает в себя оценку товарных знаков, промышленных образцов, изобретений, объектов авторского права, ноу-хау и других объектов ИС для обеспечения их надлежащей охраны, а также поддержания их в силе.
Существует множество причин, почему стоит прибегнуть к такому инструменту анализа ИС. Аудит помогает выявить используемые объекты ИС, а также оптимизировать их использование. Аудит ИС также полезен с точки зрения определения наличия нарушений прав на объекты ИС как внутри компании, так и за ее пределами, а также минимизации/устранения соответствующих потенциальных рисков.
Рекомендуем рассмотреть возможность проведения аудита ИС в следующих случаях:
- при разработке или пересмотре бизнес-стратегии;
- перед привлечением инвестиций;
- перед сделками (слияния, поглощения);
- при поиске возможностей для сокращения расходов или увеличения доходов;
- при подготовке к заключению лицензионных договоров;
- при подготовке к судебным спорам.
Процесс аудита ИС должен быть структурирован. Он должен 1) начинаться с составления графика аудита и определения объема аудита и 2) заканчиваться составлением отчета, который предназначен для определения мер по устранению недостатков. Такие меры могут включать дополнительную подачу заявок на получения правовой охраны, проведение тренингов, внесение изменений в существующие соглашения и т.д.
Мы также предлагаем выделить три основных этапа аудита ИС, которые могут иметь место между началом и завершением аудита, а именно:
1) Выявление объектов ИС
Этот этап включает в себя выявление всех объектов ИС, которыми владеет или пользуется компания. Сюда входят две группы объектов ИС: а) регистрируемая ИС (например, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования) и б) нерегистрируемая ИС (объекты авторского право, ноу-хау). На этом этапе необходимо собрать и проанализировать все соответствующие документы, относящиеся к указанным объектам, такие как свидетельства о национальной и международной регистрации/патенты, заявки, договоры (франшизы, лицензии, уступки и т.д.), NDA, договоры подряда и трудовые договоры, претензии, судебные документы, внутренние политики и другие документы, относящиеся каким-либо образом к объектам ИС, в зависимости от конкретного аудита ИС и специфики бизнеса. Этот этап помогает создать полный перечень нематериальных активов и оценить их важность для бизнеса.
2) Определение принадлежности и правового статуса объектов ИС
После выявления объектов ИС следующим шагом будет определение их принадлежности и правового статуса. Компаниям необходимо убедиться в том, что они обладают законным правом на соответствующие объекты ИС: принадлежат ли им объекты ИС, обладают ли они правом использовать их по лицензии или иным законным образом. Этот этап включает в себя проверку и анализ соответствующих документов (договоров, внутренних политик и т.д.), чтобы убедиться, что компания имеет имущественные права в отношении соответствующих объектов ИС и осуществляет контроль использования таких объектов. Компаниям также необходимо подтвердить действительность и возможность защиты своих объектов ИС, проверив статус регистраций, даты продления сроков действия регистраций и соблюдение применимого законодательства в области ИС. На этом этапе также полезно изучить не только документы, но и общедоступную информацию (открытые базы данных, реестры, новости и т.д.).
Кроме того, настоящий этап может включать интервью с сотрудниками компании, которые потенциально могут создавать объекты ИС или участвовать в их создании. Такие интервью могут стать хорошей возможностью получить более полное представление не только о видах объектов ИС (например, о защищенных авторским правом программном обеспечении или его части), разрабатываемых в компании, но и о том, кто их разрабатывает. В ходе интервью могут быть выявлены болевые точки, которые возможно могут повлечь риски, которые потребуется минимизировать/устранить после проведения аудита ИС.
3) Обнаружение потенциальных рисков
Этот шаг включает в себя выявление любых объектов ИС, которые не охраняются или не защищены должным образом, например, незарегистрированных товарных знаков или раскрытых ноу-хау. Компаниям также необходимо оценить, не используются ли их объекты ИС без надлежащего полномочия/разрешения как в самой компании, так и третьими лицами. Проведя тщательный анализ портфолио объектов ИС, компании могут выявить уязвимые места или риски нарушения прав и принять соответствующие меры для защиты и обеспечения соблюдения своих прав на объекты ИС.
Потенциальные риски могут возникнуть из-за неправильно оформленных отношений с сотрудниками или подрядчиками, если они создают/участвуют в создании объектов ИС. Если регистрируемая ИС фактически не зарегистрирована, такая ИС может быть лишена правовой охраны. Несовместимость используемых открытых лицензий также может привести к недействительности прав на программное обеспечение, созданное на основе таких лицензий.
Изучение регистрируемой ИС: товарных знаков, промышленных образцов и изобретений
В ходе аудита ИС компаниям необходимо проверить свои права на регистрируемую ИС (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения), чтобы убедиться в том, что они действительны и должным образом поддерживаются в силе. Такая проверка включает проведение поиска для выявления любых потенциальных требований со стороны третьих лиц, проверку свидетельств о регистрации и дат продления сроков действия регистрации, а также подтверждение исключительных прав на такие активы. Оценивая статус прав на регистрируемую ИС, компании могут снизить риски потенциальных нарушений и подтвердить ценность своих нематериальных активов.
Что касается Беларуси, то правовая охрана регистрируемой ИС обеспечивается путем формальной процедуры регистрации. Это означает, что в отношении соответствующих объектов ИС должны быть выданы документы, подтверждающие правовую охрану (свидетельства, патенты). Также возможна проверка статуса регистрации (в отношении национальных регистраций в Беларуси) через открытые базы данных, доступные в Интернете на сайте местного патентного органа (доступно по ссылке на русском языке). В зависимости от вида объектов ИС, существуют также открытые базы данных, относящиеся к “международным” регистрациям (например, Madrid Monitor, содержащий информацию о международных товарных знаках, доступен по ссылке на английском языке).
Вопросы авторского права: особенности
Объекты авторского права – одна из ключевых составляющих ИС, которая требует особого внимания в ходе аудита ИС. Компаниям необходимо убедиться в том, что их результаты творческой деятельности, такие как программное обеспечение, литературные и художественные произведения, должным образом защищены и не нарушают авторские права других лиц. Для этого зачастую необходимо провести анализ процесса создания соответствующих объектов ИС, оценить лицензии на предмет соблюдения законодательства об авторском праве и выявить потенциальные нарушения.
Важно отметить, что произведения, охраняющиеся как объекты авторского права (например, программное обеспечение), как правило, получают правовую охрану с момента их создания. Тем не менее многие страны, в том числе и Беларусь, разрешают депонировать или регистрировать такие произведения. Что касается Беларуси, то депонирование не является обязательным требованием для получения правовой охраны, но в то же время может послужить доказательством для подтверждения наличия авторских прав.
Права на произведения, защищенные авторским правом, созданные в компании ее сотрудниками и квалифицируемые как “служебные произведения”, довольно часто проверяются в ходе аудита ИС. Компаниям следует проверить оформление трудовых отношений с сотрудниками, фокусируясь на вопросах ИС. Такая проверка направлена на выявление возможных рисков, связанных с использованием исключительных прав на служебные произведения.
Предоставление прав на использование объектов ИС: лицензии и части программного обеспечения, созданные с использованием открытых лицензий
Во-первых, в ходе аудита ИС необходимо выявить типичные договоры о предоставлении прав на использование объектов ИС. В ходе анализа следует проверить, содержат ли такие договоры все существенные условия, предусмотренные законодательством, и соответствуют ли они обязательным требованиям (в том числе в свете особенностей смешанных договоров). Кроме того, необходимо проверить акты, подтверждающие факт уступки/лицензии прав на объекты ИС.
Что касается лицензий, то особое внимание следует уделить совместимости исключительных и неисключительных лицензий, выданных в отношении соответствующего объекта ИС. Следует также тщательно проанализировать объем прав, предоставленных по лицензии (например, предоставляются ли права на переработку или выдачу сублицензий).
Еще одним важным вопросом является регистрация соответствующих договоров о предоставлении прав на использование объектов ИС в патентном органе. Лицензионные договоры и договоры уступки, заключенные в отношении национальных объектов права промышленной собственности (например, в отношении товарных знаков или изобретений), как правило, считаются недействительными без регистрации в местном патентном органе.
Анализ в отношении частей программного обеспечения, созданных с использованием открытых лицензий, в свою очередь, представляет собой задачу особого рода, поскольку открытые лицензии зачастую имеют специфические условия и положения, которые необходимо тщательно соблюдать, чтобы избежать правовых рисков, связанных с созданием программного обеспечения и дальнейшим предоставлением прав на его использование. Компаниям необходимо провести тщательный анализ исходного кода и процесса разработки программного обеспечения, чтобы обеспечить соответствие требованиям открытых лицензий и защитить свое собственное программное обеспечение.
В ходе аудита ИС важно проверить соответствующие условия открытых лицензий, чтобы выявить 1) совместимость используемых открытых лицензий (если собственное программное обеспечение основано на нескольких открытых лицензиях) и 2) накладывают ли эти условия на лицензиата какие-либо особые дополнительные обязательства (например, обязательство выдавать последующие лицензии в отношении собственного программного обеспечения под условиями открытых лицензий).
В заключение отметим, что регулярный аудит ИС поможет предупреждать потенциальные угрозы, соблюдать требования законодательства и повышать ценность нематериальных активов в современной конкурентной среде.
Наша международная команда всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью.
